最高院：OEM中标注商标是委托方对“商标的使用”

本案原告申请撤三失败的商标，现已宣告无效

编者按：

最高人民法院在近日就本田（HONDA）商标侵权纠纷案做出的判决中【链接：判决速递 | 最高院：OEM中标注商标属于“商标的使用”】，不再坚持先前在相关判决中否定涉外定牌加工（OEM）中加工商使用在国内享有注册商标专用权的商标标识是对“商标的使用”的观点【链接：PRETUL定牌加工案，最高人民法院作出终审判决】【链接：最高院改判"东风"贴牌加工案判决书】，明确OEM加工商使用商标的行为属于“商标的使用”，可以构成侵权。

有人觉得这个转变非常突然。我们认为，最高人民法院观点的变化其实是有迹可循的。之前，在USAPRO商标撤销行政纠纷案件中，就涉外定牌加工（OEM）中对商标的使用，是否可以作为商标权人使用商标的证据，最高人民法院的态度其实也已经发生了改变。

在“无印良品”商标异议复审行政纠纷案中【链接：最高法“无印良品”商标异议复审行政纠纷案】，最高人民法院认为：

商标的基本功能在于商标的识别性，即区别不同商品或服务的来源，因此商标只有在商品的流通环节中才能发挥其功能。二审法院认为良品计画委托中国大陆境内厂家生产加工第24类商品供出口，且宣传、报道等均是在中国大陆境外，不属于商标法第三十一条规定的“已经使用并有一定影响的商标”符合商标法的立法原意，良品计画主张二审判决对“商标使用行为”和“相关公众”理解错误的再审理由依据不足，本院不予支持。

在优赛普罗（USAPRO）商标“三年不使用”撤销行政纠纷案中，台宏公司受优赛普罗公司委托，在中国境内生产带有诉争商标的商品并全部出口，原审原告门富士有限公司认为优赛普罗公司并没有在中国境内对注册商标进行了实际使用，因此请求撤销注册。虽然有最高院关于“无印良品”案的判决，但是，从商标局、商评委，到北京知产法院、北京高院都没有支持原告的观点，因此门富士有限公司申请最高人民法院再审。

最高人民法院在该案的判决中，虽然依然坚持涉外贴牌加工中加工商的使用商标行为并不是对商标的使用（这可能是为了避免与PRETUL案，东风案的裁判理由的相互矛盾），但又做出了与“无印良品”案不同的回答：涉外贴牌加工中标注商标的行为其实是委托方（商标权人）对商标的使用，而并非不构成对商标的使用。

在商标授权许可中“实际的商标使用人是授权许可人”与擅自授权的情形下“被授权许可人也实施了商标使用行为”之间，其实并不存在矛盾。就商标的“实际使用（genuine use）”而言，我们可以说：在商标授权使用中，真正的商标使用人其实是授权人（委托人或许可人）。然而，就未经许可的侵权使用（infringing use）而言，授权人（委托人）的使用难道可以与被授权人（加工方）的使用割裂开来的吗？从“授权侵权（authorizing infringement）”的角度看，无论是授权人擅自授权他人使用商标的行为，还是被授权人的使用商标行为，都是对商标的侵权使用，都可以构成侵权。这也说明，最高人民法院在“本田”案中得出涉外定牌加工的加工商（被授权人）使用商标的行为构成商标使用，是很自然的，合理的。

如果按照授权侵权的判定思路，定牌加工出口商根据国外委托人的授权直接实施了商标专用权控制的商标使用行为，构成直接侵权，应该停止侵权，但根据其是否尽到注意义务（是否存在过错）考虑是否免除其损害赔偿责任。

张伟君，公众号：同济知识产权与竞争法中心君策论坛 | 张伟君：定牌加工出口商商标侵权纠纷案审理思路辨析

判决摘要：

事实上，对上海台宏公司而言，其在国内以贴付等方式使相关商标标识附着于相关产品的行为仅为物理行为，其出口行为亦系为优赛普罗公司将相关商品销售至中国境外而为之；而对优赛普罗公司而言，其系通过上海台宏公司的物理加工行为进行生产行为和销售行为；对相关公众而言，此批产品的具体生产者和报关者为上海台宏公司，但商品的来源是优赛普罗公司，即商标权利人仍然是优赛普罗公司，优赛普罗公司享受该商标权带来的收益并承担相应的责任。因此上海台宏公司仅是具体的生产者和报关行为的办理者，商标法意义上的商标使用主体是优赛普罗公司。

判决书分享：

中华人民共和国

最 高 人 民 法 院

行  政  裁  定  书

（2018）最高法行申8135号

当事人信息

再审申请人（一审原告、二审上诉人）：门富士有限公司。

被申请人（一审被告、二审被上诉人）：中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会。

第三人（一审第三人、二审第三人）：优赛普罗知识产权有限公司。

审理经过

再审申请人门富士服务有限公司（简称门富士公司）因与被申请人中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）、第三人优赛普罗知识产权有限公司（简称优赛普罗公司）商标撤销复审行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院（2017）京行终5567号行政判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审查终结。

申请人请求

门富士公司不服二审判决，向本院申请再审，请求撤销一、二审判决，撤销被诉决定并责令商标评审委员会重新作出复审决定。主要事实和理由：第三人优赛普罗公司提供的相关证据均是围绕“定牌加工”产品的出口行为进行，优赛普罗公司提交的证据不能高度盖然性的证明其在2009年5月8日至2012年5月7日期间在中国生产加工的产品上贴附了第4538400号“USAPRO”商标，且优赛普罗公司“定牌加工”产品并未进入我国的商业流通领域，无法识别商品来源，不构成中国商标法意义上的商标使用。另外，关于优赛普罗公司提交所谓商标使用证据材料，门富士公司认为优赛普罗公司提供的证据材料不符合法定形式。认为一审判决未查证“哪份文件为原件及哪份文件为复印件”，而是笼统/含混的将其表述为“虽然部分证据是原件，部分证据是复印件”，二审判决亦未对此进行纠正，认定事实不清。门富士公司认为优赛普罗公司提供的证据材料不具备真实性，认为订货单系自制证据，且在订货单内仅显示有“USAPro”等字样，其中“C000010:5”号订单与“22312012081108695”报关单不具备对应关系，“C000010:4”号订单与“223120120810843204”报关单不具备对应关系，故“C000010:4”与“C000010:5”号订单均不具备真实性。本案中，在假设第三人优赛普罗公司使用证据真实有效的情况下，也仅涉及“女士针织开襟衫、背心、短裤、T恤衫”产品。这些产品，可以视之为与“服装；运动服；运动衫；紧身衣裤”类似，但与诉争商标核定使用的其他商品“游泳衣；鞋(脚上的穿着物)；运动鞋；帽；袜；手套(服装)”并不类似。因此，即使认定诉争商标在“服装；运动服；运动衫；紧身衣裤”商品上进行了商业使用，也不能认定复审商标在“游泳衣；鞋(脚上的穿着物)；运动鞋；帽；袜；手套(服装)”商品上进行了有效的商业使用，证据材料不能证明诉争商标在指定期间在全部指定商品上进行了具有商标法意义上的商标使用。

本院认为

根据原审法院查明的事实及当事人申请再审理由，本案焦点问题为优赛普罗公司提供的证据能否证明其在指定期间内对于诉争商标进行了商标法意义上的使用。

《中华共和国商标法实施条例》（2002年修订,以下简称商标法实施条例）第三条规定，商标法和本条例所称的商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。商标是识别商品或者服务来源的标识，虽然商标法实施条例和商标法均未明确指出使用的主体，但该主体应当是指该商品或者服务来源的指向对象。在市场交易活动中，使用商标主要可以分为两类主体的使用：一类是商标权人或者商标被许可人以及其他经商标权人授权使用的主体；一类是未经商标权人许可擅自使用的主体。本案中主要涉及商标权人是否对诉争商标进行了商标法意义上的使用,也即需要考察商标权人或商标许可使用人是否对诉争商标进行了商标法意义上的使用，也需要区分根据商标权人的委托代办相关事宜的使用行为，即是否指向商品或者服务来源的使用。根据原审法院查明的事实，上海台宏公司是优赛普罗公司的授权生产商，其受优赛普罗公司的委托在中国境内生产带有诉争商标的商品，上海台宏公司是优赛普罗公司具体生产行为的代理人，其在授权委托权限内，是以优赛普罗公司名义在相关商品上标注复审商标并出口。
事实上，对上海台宏公司而言，其在国内以贴付等方式使相关商标标识附着于相关产品的行为仅为物理行为，其出口行为亦系为优赛普罗公司将相关商品销售至中国境外而为之；而对优赛普罗公司而言，其系通过上海台宏公司的物理加工行为进行生产行为和销售行为；对相关公众而言，此批产品的具体生产者和报关者为上海台宏公司，但商品的来源是优赛普罗公司，即商标权利人仍然是优赛普罗公司，优赛普罗公司享受该商标权带来的收益并承担相应的责任。因此上海台宏公司仅是具体的生产者和报关行为的办理者，商标法意义上的商标使用主体是优赛普罗公司。
本案中，根据当事人在诉讼过程中提供的证据，优赛普罗公司与其关联企业、母公司以及母公司授权采购商、授权制造商等的公证证明文件、授权制造商上海台宏进出口有限公司出具的声明及其于2009年5月8日至2012年5月7日期间使用诉争商标的订货单、海关出口报关单、装箱单、提货单、原产地证明等证明文件，原审法院认为以上证据虽部分为原件，部分为复印件，但证据之间可以相互印证形成完整的证据链，足以证明受委托方上海台宏进出口有限公司生产带有“USAPRO”商标的商品并报关并无不当。如前所述，上海台宏公司不是该商标商标法意义上的使用主体，商标法意义上的使用主体系商标权人优赛普罗公司，因此前述证据可以证明商标权人优赛普罗公司在被诉期间真实、有效地在核定使用商品上使用了诉争商标，不属于2001年商标法第四十四条中“连续三年停止使用的”这一情形。

判决结果

综上，门富士公司的再审申请不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第九十一条规定的再审条件，本院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百一十六条第二款之规定，裁定如下：

驳回门富士有限公司的再审申请。

审 判 长　王艳芳

审 判 员　杜微科

审 判 员　毛立华

二〇一八年十二月二十日

法官助理　宾岳成

书 记 员　张栗萌

排版/张校铨

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